Ochranné známky — registrácia SR, EUTM a medzinárodný zápis

Ochranná známka je označenie, ktoré umožňuje odlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb iných osôb a ktorému zákon priznáva výlučné práva po jeho zápise do príslušného registra. Slovenská známka sa registruje na Úrade priemyselného vlastníctva SR (UPV SR) podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach. Ochranná známka Európskej únie (EUTM) sa registruje na EUIPO v Alicante podľa Nariadenia (EÚ) 2017/1001 a poskytuje jednotnú ochranu vo všetkých členských štátoch EÚ. Pre ochranu mimo EÚ sa využíva medzinárodný zápis cez WIPO podľa Madridskej dohody a Madridského protokolu. Tento sub-hub zhŕňa proces registrácie, druhy známok, lehoty a vymáhanie. Pre kontext odporúčame začať pillarom pre Autorské právo a IP.

Čo je ochranná známka a aké označenia sú spôsobilé

Podľa § 5 zákona č. 506/2009 Z. z. môže ochrannú známku tvoriť akékoľvek označenie, ktoré je spôsobilé graficky alebo elektronicky vyjadriť jeho predmet a ktoré je rozlišovacie vo vzťahu k tovarom a službám prihlasovateľa. Známkoprávna ochrana vzniká zápisom do registra UPV SR, EUTM registra alebo medzinárodného registra WIPO. Bez zápisu má majiteľ označenia iba obmedzenú ochranu cez nekalú súťaž alebo všeobecne známe označenie (well-known mark).

Najčastejšie druhy známok:

• Slovná známka — slovo, slovné spojenie alebo slogan bez grafickej úpravy.
• Obrazová známka — logo, obrazové prvky, štylizácia.
• Kombinovaná známka — kombinácia slovných a obrazových prvkov.
• Priestorová (3D) známka — tvar tovaru alebo obalu.
• Zvuková známka — melódia alebo zvukový motív zachytený v notácii alebo zvukovom súbore.
• Pozičná známka — špecifické umiestnenie prvku na tovare.
• Hologramová známka — známka tvorená hologramom.
• Známka pohybu, multimédia, vzoru — moderné druhy znakov dostupné po reforme z roku 2017.

Absolútne a relatívne dôvody odmietnutia

Pred podaním žiadosti je potrebné posúdiť, či označenie nespadá pod absolútne dôvody odmietnutia podľa § 7 zákona č. 506/2009 Z. z. — najmä absencia rozlišovacej spôsobilosti, opisné označenia, klamlivé označenia, označenia v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi, štátne symboly bez súhlasu. Tieto dôvody UPV SR skúma z úradnej moci.

Relatívne dôvody odmietnutia podľa § 8 chránia staršie práva tretích osôb (staršia zhodná alebo zameniteľná známka pre rovnaké alebo podobné tovary, staršia známka s dobrým menom, staršie obchodné meno, staršie autorské právo, právo na portrét, právo k označeniu pôvodu). Relatívne dôvody UPV SR neskúma z úradnej moci — uplatnia sa v rámci opozičného konania na základe námietky vlastníka staršieho práva.

Proces registrácie na UPV SR

Postup registrácie národnej ochrannej známky na UPV SR:

1. Známková rešerš — vyhľadávanie v registroch UPV SR, EUTM (eSearch plus) a WIPO Global Brand Database pre zhodné a zameniteľné staršie známky v relevantných triedach.
2. Klasifikácia tovarov a služieb podľa Niceskej dohody (Nice Classification) — výber tried a presnej formulácie zoznamu.
3. Podanie žiadosti o zápis podľa § 11 — vyplnenie údajov o prihlasovateľovi, vyobrazenie známky, zoznam tovarov a služieb, zaplatenie poplatku podľa zverejneného sadzobníka UPV SR.
4. Formálne preskúmanie — kontrola úplnosti, zaplatenia poplatkov, oprávnenia zástupcu.
5. Vecné preskúmanie absolútnych dôvodov podľa § 7 — UPV SR môže žiadosť odmietnuť alebo vyzvať na úpravu.
6. Zverejnenie prihlášky vo Vestníku UPV SR — začína plynúť trojmesačná opozičná lehota.
7. Opozičné konanie — vlastníci starších práv môžu podať námietky podľa § 8. Strany predkladajú vyjadrenia a dôkazy, UPV SR rozhodne o námietkach.
8. Zápis ochrannej známky do registra a vydanie osvedčenia o zápise. Ochrana trvá 10 rokov od dátumu podania, je obnoviteľná na ďalšie 10-ročné obdobia bez obmedzenia počtu obnov.

SR vs. EUTM vs. medzinárodný zápis

Pre výber správneho režimu ochrany porovnávame tri základné cesty:

Aspekt	Národná známka SR	EUTM (Nariadenie 2017/1001)	Medzinárodný zápis (Madrid)
Územie ochrany	Slovenská republika	27 členských štátov EÚ jednotne	Členské štáty Madridského systému (vyše 130 krajín) podľa designácie
Registrujúci úrad	UPV SR	EUIPO (Alicante)	WIPO (Ženeva) cez národný „office of origin"
Právny základ	Zákon č. 506/2009 Z. z.	Nariadenie (EÚ) 2017/1001	Madridská dohoda + Madridský protokol
Poplatky	Podľa sadzobníka UPV SR	Podľa sadzobníka EUIPO	Podľa sadzobníka WIPO + národné poplatky designovaných krajín
Doba trvania	10 rokov, obnoviteľné	10 rokov, obnoviteľné	10 rokov, obnoviteľné
Princíp jednotnosti	—	Áno — zápis platí pre celú EÚ ako jeden celok (unitary character)	Nie — funguje ako balík národných zápisov v designovaných krajinách
Centrálny útok	—	—	Áno počas prvých 5 rokov — pri zániku základnej známky padá aj medzinárodný zápis (závislosť)

Voľba režimu závisí od obchodnej geografie klienta. Pre podnikanie iba v SR postačuje národná známka. Pre pôsobenie v EÚ alebo plánovanú expanziu odporúčame EUTM ako efektívnejšie riešenie. Pre globálne portfólio (USA, UK, Švajčiarsko, Čína) sa využíva Madridský protokol s designáciou jednotlivých krajín.

Ochranná známka EÚ — Nariadenie (EÚ) 2017/1001

EUTM je upravená Nariadením (EÚ) 2017/1001 a registruje sa elektronicky na EUIPO. Hlavnými výhodami sú jednotná ochrana v celej EÚ, jedna žiadosť, jeden poplatok a jeden register. Hlavnou nevýhodou je princíp „all or nothing" — ak existuje relatívny dôvod odmietnutia čo i len v jednom členskom štáte (napríklad staršia národná známka), môže to ohroziť celý zápis. V takom prípade je možná konverzia EUTM na národné prihlášky pri zachovaní pôvodného dátumu priority.

EUIPO uplatňuje vlastnú procedúru s formálnym a vecným preskúmaním absolútnych dôvodov, zverejnením, opozičnou lehotou 3 mesiace a zápisom. Po zápise je EUTM platná 10 rokov a obnoviteľná.

Medzinárodný zápis — Madridská dohoda a Protokol

Podľa § 51 — 56 zákona č. 506/2009 Z. z. môže slovenský prihlasovateľ podať medzinárodnú žiadosť cez UPV SR ako „office of origin". Žiadosť postupuje na Medzinárodný úrad WIPO v Ženeve, ktorý vykoná formálne preskúmanie a zverejní medzinárodný zápis. Následne každá designovaná krajina vykoná vlastné vecné preskúmanie podľa svojho národného práva v lehote 12 alebo 18 mesiacov.

Medzinárodný zápis má počas prvých piatich rokov tzv. závislosť na základnej známke — ak v tomto období zanikne základná známka v SR (napríklad výmazom, neobnovou alebo úspešným zrušením), zaniká aj medzinárodný zápis (tzv. „central attack"). Po piatich rokoch sa medzinárodný zápis stáva nezávislým.

Porušenie a vymáhanie známkoprávnej ochrany

Podľa § 23 zákona č. 506/2009 Z. z. sa porušením práv z ochrannej známky rozumie najmä neoprávnené použitie zhodného alebo zameniteľne podobného označenia pre rovnaké alebo podobné tovary a služby, ako aj použitie známky s dobrým menom spôsobom, ktorý parazituje na jej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene.

§ 30 zákona č. 506/2009 a Smernica 2004/48/ES o vymáhaní práv duševného vlastníctva umožňujú majiteľovi známky uplatniť najmä tieto nároky:

• Nárok na zdržanie sa porušovania.
• Nárok na odstránenie následkov porušenia (stiahnutie z trhu, zničenie tovaru).
• Nárok na náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia podľa § 451 a nasl. Občianskeho zákonníka.
• Predbežné opatrenia v naliehavých prípadoch.
• Nárok na primerané zadosťučinenie vrátane nemajetkovej ujmy.

Závažné porušenia môžu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu podľa § 281 Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. — Porušenie práv k ochrannej známke, označeniu pôvodu výrobku a obchodnému menu. Vymáhanie známkoprávnej ochrany v online prostredí riešime v sub-hube online vymáhanie autorského práva a IP, doménové kolízie v doménových sporoch a arbitráži.

Náš prístup k ochranným známkam

Pre klientov zabezpečujeme:

• Známkovú rešerš v slovenskom, EUTM a vybraných národných registroch ešte pred podaním žiadosti.
• Podanie žiadosti na UPV SR, EUIPO alebo medzinárodnej prihlášky cez Madridský protokol.
• Zastupovanie v opozičnom a zrušovacom konaní.
• Monitoring portfólia a dohľad nad konkurenčnými prihláškami.
• Vymáhanie známkoprávnej ochrany — žaloby, predbežné opatrenia, mediácia.
• IP due diligence portfólia ochranných známok pri M&A a investorských transakciách.
• Licencovanie a prevody známok — pozri sub-hub licenčné zmluvy.

Cenovú ponuku pripravujeme individuálne podľa rozsahu portfólia, počtu tried a územia ochrany. Pre úvodné posúdenie zámeru je k dispozícii platená vstupná konzultácia s advokátom.